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© Karlis Dambrans

Caso Huawei, come cambia il rapporto tra brevetti e concorrenza

Il 16 Luglio 2015, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla causa che ha visto contrapporsi la Huawei Technologies e due società del gruppo ZTE (ZTE Deutschland GmbH e ZTE Corp), entrambi leader nel campo delle telecomunicazioni.

La Corte ha concluso che l’azione di contraffazione proposta dal titolare di un brevettoessenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normazione” (BEN) a carico di un presunto contraffattore, può rappresentare abuso di posizione dominante. Per evitare tale risultato, il titolare del brevetto che si sia vincolato a concedere licenze a condizioni FRAND (fair, reasonable & non discriminatory – eque, ragionevoli e non discriminatorie) e sia in posizione dominante deve, prima di esercitare l’azione, proporre una licenza al contraffattore.

Il caso Huawei-ZTE

Huawei è titolare di un brevetto europeo essenziale concesso in Germania. Dopo un mancato accordo di licenza, essa ha proposto al Tribunale di Düsseldorf (Landgericht) un’azione di contraffazione per il risarcimento dei danni, la cessazione della violazione, il richiamo di prodotti e la presentazione di dati contabili contro due società che utilizzavano il suo brevetto, essenziale per aderire ad alcuni standard fissata dallo European Communication Standards Institute (ETSI), senza versarle alcun compenso.

Adottando la prospettiva della Commissione, la ZTE ha accusato la Huawei di abuso di posizione dominante, in quanto la prima aveva una generica volontà di negoziare. Al contrario Huawei, seguendo l’approccio dell’Orange Book Case, ha sostenuto che per il sorgere dell’abuso l’offerta di ZTE avrebbe dovuto essere incondizionata. Non essendo contestata la posizione dominante di Huawei, nel suo rinvio pregiudiziale il Landgericht ha invece chiesto di chiarire le condizioni per il verificarsi dell’abuso.

La decisione della Corte

I diritti legati ad un titolo di proprietà industriale possono essere esercitati da un’impresa in posizione dominante senza che tale condotta costituisca abuso. Tuttavia, per bilanciare tutela della concorrenza e interessi dei titolari di brevetti, in casi eccezionali – da segnalare al proposito la sentenza 418 del 2001 – l’esercizio di diritti di proprietà industriale può rappresentare abuso di posizione dominante. Il caso Huawei ne è un esempio. Nel 2009, la multinazionale aveva non solo notificato all’ETSI l’essenzialità del brevetto disputato ai fini dell’aderenza alla norma tecnica Long Term Evolution da esso stabilita, ma si era contemporaneamente impegnata a concedere licenze FRAND.

Secondo la Corte, in presenza di tali condizioni l’esercizio di un’azione di contraffazione, nelle sue forme di inibitoria e richiamo dei prodotti, non costituisce abuso di posizione dominante solo se il titolare del brevetto essenziale notifica gli estremi della violazione al contraffattore e, nel caso in cui esso esprima la volontà di dotarsi di licenza al fine di corrispondere un compenso, il titolare invii una proposta FRAND. A tal punto, se il contraffattore mantiene condotte antigiuridiche o dilatorie l’azione può essere esperita liberamente. Il contraffattore potrà opporsi all’azione solo nel caso in cui abbia presentato, per iscritto ed entro un termine ragionevole, una controproposta di accordo al titolare. Quest’ultimo resta invece libero di esercitare un’azione di contraffazione volta al risarcimento dei danni che, infatti, non influisce sul mercato dei beni brevettati.

Ancori dubbi in materia di royalties

La sentenza ha eliminato alcune delle incertezze dei giudici nazionali fissando regole comuni, in chiusura di un percorso iniziato nel 2014 dalla Commissione con le discusse decisioni Motorola e Samsung, al cui approccio l’Avvocato Generale e la Corte si sono allineati rigettando l’Orange Book standard della Corte di Cassazione federale tedesca. Tale decisione impedirà dunque che la decisione di cause di grandi dimensioni, che possono portare al pagamento di ingenti sanzioni amministrative, sia lasciata all’esclusiva valutazione del singolo giudice.

Rimangono tuttavia elementi da chiarire. Innanzitutto, il concetto di condizioni FRAND e le conseguenti modalità di determinazione delle royalties non sono sufficientemente determinati: sebbene la loro specifica definizione sia di competenza delle parti, sarebbe necessaria la fissazione di standard minimi da parte degli organismi di normazione. Inoltre, rimane un alone di incertezza per quanto riguarda i casi in cui il titolare di un brevetto essenziale non abbia preso l’impegno di concedere licenze a termini FRAND.

L' Autore - Sofia Roveta

Laureanda in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Torino. Appassionata di Diritto dell'UE e Diritto Internazionale, un interesse coltivato anche tramite la partecipazione ad alcuni progetti di respiro internazionale quali una Moot Court in arbitrato commerciale internazionale ed un progetto di assistenza ai richiedenti asilo promosso dallo IUC di Torino. Interessata alla dimensione transnazionale ed alla comparazione di modelli giuridici, ho avuto ed ho la fortuna di svolgere periodi di studio all'estero fra Parigi e Londra. Appassionata di scrittura, e già redattrice di alcuni blog e testate, sono felice di collaborare con Europae

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